《專利無形資產系列》如何利用人工智慧進行專利盡職調查 – 以投資併購為例

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2022/02/03 第429期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  北美智權網站       專利評析 《專利無形資產系列》如何利用人工智慧進行專利盡職調查 – 以投資併購為例 InterDigital起訴OPPO，手機廠商專利風險日益嚴峻！     法規訴訟 網路印製平台是否構成商標侵權？美國2021年Ohio State University v. Redbubble案 淺談寵物產品的設計專利保護和侵權訴訟（二）     智財管理 Unitary Patent怎麼向EPO申請？什麼是歐洲專利Opt-out？       《專利無形資產系列》如何利用人工智慧進行專利盡職調查 – 以投資併購為例 孚創雲端 成熟企業為拓展市場並取得競爭優勢，常以投資併購（Merger and Acquisition，M&A）的方式獲取優質專利資產和優秀的研發人才，以推進技術發展，讓專利資產組合更為完整。例如：博通在 2019 年收購了賽門鐵克的企業安全部門及其品牌名稱、NVIDIA 收購了以色列芯片製造商 Mellanox、恩智浦半導體收購了 Marvell 的藍牙/ WiFi 無線晶片業務…等等。這些都是近年來企業透過投資併購有效擴展事業的案例。 企業在進行投資併購時，必須先進行盡職調查（Due Diligence），以對被併方進行資料收集及分析。透過盡職調查，可以緩和併購方及被併方資訊不對等的現象。調查內容包含明確併購標的、釐清核心競爭力、找出潛在風險、彙整協商的依據、規劃後續整合與資源配置……等。其中，涉及資產盤點時，有形資產如土地、廠房、設備等相對具體可查，而無形資產的盤點則相對較為複雜。 如先前在《讓無形資產可見、可測、可管理—— 以美敦力收購 Mazor Robotics 為例》一文中所介紹的，無形資產又可分為可辨識（Identifiable）無形資產與不可辨識 （unidentifiable）無形資產。可辨識的無形資產是由合約或特定法定權利所產生，可被出售、轉移或授權的無形資產，例如：專利權、商標權等。在盡職調查中，會運用國際上幾種常見的鑑價手法，對可辨識的無形資產進行估價，而剩下無法辨識的無形資產，則會歸類於商譽（Goodwill）。 在不同商業目的的投資併購案件中，也會著重於不同類型的無形資產盡職調查，如著作權、商標、商譽，及專利權等。本文主要針對「專利無形資產」的盡職調查，說明實務上經常會遇到的挑戰以及可參考之解方。 「專利無形資產」盡職調查實務上之挑戰 (1) 尋找併購標的 大型企業的投資併購部門，會透過關注產業新聞、市場報告、競爭對手動態，以隨時主動尋找可能的併購標的。過程當中，商業相關的新聞、報告資訊，多數可以從網路或者是付費的第三方資料庫獲取；然而，以往若需要對於潛在併購標的專利技術進行調查，通常需由組織內的專利人員進行專利檢索，獲取專利清單並製作專利地圖，與研發人員進行一定程度的技術分類與解析後，再回報給投資併購的團隊。這樣的流程往往曠日費時，需要經過層層關卡，投資併購團隊因此難以即時直接檢視特定企業的技術資產狀況，在面臨大量待評估資料及時間壓力時，如何藉由科技的幫助以得到及時且直觀的資料便成了重要的課題。 (2) 資訊的不對等 經驗豐富的投資併購專業人士都知道，深入調查的時間是有限的；通常，一方或雙方都面臨著盡快完成交易的壓力，有時候文件甚至在最後一刻才送到。因此，要準確且高效地進行盡職調查，是併購團隊經常面臨的挑戰。此外，賣方或是賣方仲介有可能對於以下的資訊有所保留，即使提供完整資訊，買方也需在短時間對所提供之資料真實性進行驗證： 併購標的所有的專利組合範圍、全球佈局、法律狀態？家族專利是否全部都包含在清單中？是否有一部分專利留在其他集團法人？或者是否近期有把重要的專利轉到其他公司？ 專利組合著重於哪些技術領域？未來短、中、長期，維持無形資產權利可能的費用預估？ 專利組合當中的權利歸屬於誰？是否有轉讓、訴訟、授權的紀錄？ 家族專利中過去是否被審查委員核駁或被無效的紀錄？權利項內容被專利及非專利資訊的揭露程度為何？是否能提出使用證據（Evidence of Use，EOU）或是專利侵權對照表（Claim Chart）? 專利組合中，各專利家族及其成員曾被哪些權利人引用？ 智慧財產的鑑價 在無形資產盡職調查方面，買賣雙方多數會要求委託第三方的鑑價公司，以國際上幾種業界慣用的無形資產鑑價方法進行鑑價，作為雙方最終價格的協商依據。然而，會計師所採用的無形資產鑑價方式主要是對智慧財產的價值（Value）進行評價，卻忽略了專利資產的潛在品質（Quality）的問題。但是，「專利品質是專利價值的前提，而專利價值才是專利品質的實踐。」簡言之，沒有品質的智慧財產亦難保其價值，因為沒有品質的智慧財產更容易被主張無效或撤銷。因此，這樣的鑑價報告難以完全反映無形資產真正的價值。 以Patentcloud的專利品質指標（Quality Ranking）檢視2015~2021年間美國專利局公告的發明專利資料發現，每年獲證專利有將近有7成的比例品質低於Ａ，而專利的價值又是建構於專利的品質之上。這意味著專利交易當中，會有很高的機率專利組合當中包含低品質、低價值的專利資產，這樣的資產可能較難以維護自己的權利，也較難再轉賣給其他第三方。特別是，當專利涉及侵權訴訟時，所需花費的成本可能動輒幾千幾百萬美金的高風險，這時無論是專利的權利範圍、或是有效性，都會被一字一句的仔細檢視、這意味著無論對任何的專利問題，都應該進行嚴格的審查。 從正確的訊息中做出適切的判斷，對於併購的盡職調查至關重要。大多數情況下，專利資產的盡職調查仍僅限於法律狀態分析，難以調動各領域專家對專利的技術、品質和價值進行評估。即使專利資料是公開的，也很難快速準確地分析目標公司、其競爭對手和潛在挑戰者的大量資料，更難為決策者提供可據以行動的報告。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》301期：《專利無形資產系列》如何利用人工智慧進行專利盡職調查 – 以投資併購為例】 《北美智權報》第301期更多精采文章： 【2022年市場展望】三大科技巨頭加持，引爆2022年元宇宙商機 2021年中國智財服務業的機會與挑戰 《產業學院系列報導》解決前瞻科技人才荒：高等教育應重新定位再出發 InterDigital起訴OPPO，手機廠商專利風險日益嚴峻！ JZ╱愛集微 ※ 本文由愛集微授權北美智權報刊登 據美國專利營運公司InterDigital近日公告，2021年12月20日和12月22日，該公司已分別在英國、印度和德國對OPPO、一加和realme發起專利侵權訴訟，涉訴專利包括3G、4G、5G和HEVC標準相關專利，所有訴訟中均要求禁令。這也是繼小米之後，近兩年來InterDigital再次向中國手機企業發起訴訟。 2021年8月，InterDigital宣佈與小米達成和解，InterDigital財報顯示，小米僅2021年第三季度向InterDigital交的授權金就達到4500萬美元。InterDigital專利授權策略一向較為強勢，也慣用訴訟手段逼迫手機企業接受其專利授權金額。自2007年起，該公司與中興、華為、蘋果、聯想、三星、小米等業內廠商均有過訴訟。前述公司中除聯想與其仍在訴訟中，其他公司均與其簽署了授權合約，每年授權金無一例外都超過數千萬美金。 對OPPO來說可謂一波未平一波又起，在諾基亞「強攻」未歇之際，再遇InterDigital這一強敵，這也映射出當下中國手機廠商國際化過程中面臨的日益嚴峻的專利風險形勢。即使OPPO在中國手機企業中的專利實力已經是「優等生」的存在，且擁有一支專業能力很強的智慧財產權團隊，但要過這個專利「關」顯然也非易事。 小米之後，InterDigital 「瞄準」OPPO InterDigital訴OPPO案公告，來源：Interdigital公告文件 目前關於InterDigital訴OPPO案還沒有進一步詳情，不過從InterDigital短短數行的公告來看，這次針對OPPO的專利訴訟是大規模的全球訴訟。 起訴時間上，InterDigital攜成功以訴訟逼迫小米和解之勢，趁OPPO正全力應對諾基亞之機發起訴訟，時機恰到好處。專利選擇上，無論是3G、4G、5G這類無線通訊技術還是HEVC視頻編解碼技術，都是當前乃至今後相當長一段時間，智慧型手機繞不開的技術。在訴訟地選擇上，英國是全球首個宣告對全球標準必要專利授權金費率有管轄權的國家，在無線星球（Unwired Planet）訴華為案後，也被認為是傾向專利權人的法域；德國則是傳統上專利訴訟頻發且傾向專利權人的法域；印度也是近年來逐漸崛起的智慧型手機市場和活躍的司法區域，這些訴訟地的選擇也算是意料之中。 OPPO此次遭遇的情況與剛剛結束的InterDigital訴小米案頗有相似之處。2020年7月底，InterDigital在印度對小米發起專利侵權訴訟並申請了禁令。彼時正是中印關係趨緊時期，而印度又是小米手機第一大海外市場，InterDigital起訴時間和地點的選擇都頗耐人尋味。InterDigital起訴小米所選用的專利同樣是無線通訊和HEVC標準相關專利。在印度起訴之後，InterDigital之後也在德國等歐洲國家對小米追加起訴。 資料來源：InterDigital歷年財報 彼時，集微網就曾預測InterDigital起訴小米只是事情的開始。據統計，2018年和2019年InterDigital收入出現劇烈下降。這其中固然有華為協議到期，再次與InterDigital進入談判有關，但即使加入華為2020年向該公司支付的3000多萬美元專利費，其年收入也在3.5億美元以下，這是2013年以來該公司的最低收入水準。有外媒分析，近兩年的新冠疫情對專利運營公司的收費業務也造成了一定的負面影響；因此，InterDigital必須根據市場格局變化，「開拓」新的客戶，小米、OPPO等手機公司首當其衝。 InterDigital和中國公司們的恩怨情仇 InterDigital是一家靠專利費維生的上市公司，所有的研發投入轉化為專利，再用專利向終端廠商收取授權金。這種商業模式決定了其必須以盡可能有利於己方的授權條件與盡可能多的終端廠商達成授權合約。可想而知，以純粹的談判手段InterDigital幾乎不可能達成這一目標，於是以訴訟促談判成為該公司固定商業套路，此次起訴OPPO想來也是授權金費率和條件難以達成一致。 據集微網此前的統計，近十年來InterDigital連續兩年（含）以上對其收入占比超過10%（含）的客戶有5家，分別是蘋果、三星、LG、華為、和碩，均曾與InterDigital對簿公堂。除了針對蘋果的訴訟僅出現於InterDigital財報且語焉不詳之外，其餘訴訟均曾引起較大影響。 而這種訴訟策略也確實為InterDigital帶來了不菲的收入。以三星為例，2018年至2020年，三星向InterDigital交的專利費分別是7685萬美元、7973萬美元和7898萬美元，在InterDigital當年總收入中占比均超過20%。 近年來，隨著中國終端廠商崛起，Interdigital針對中國廠商的訴訟越來越頻繁。2011年，InterDigital曾於美國德拉瓦州法院對華為和中興提起專利侵權訴訟，同時向美國貿易委員（ITC）提起337調查。同年，華為向深圳市中級人民法院起訴InterDigital等公司濫用市場支配地位。此後InterDigital和華為以及中興展開了多年的纏鬥。2020年，InterDigital先後和中興、華為達成全球範圍的專利授權合約，解決了相互間的所有訴訟。據公開信息顯示，該授權合約有效期至2023年，在此期間，華為以及中興的3G、4G和5G產品將向InterDigital支付專利費。 值得注意的是，2013年9月中國國家發改委曾啟動對InterDigital的反壟斷調查，次年3月InterDigital提交暫停調查申請，內含一份向中國行動終端廠商授權無線行動通訊標準必要專利組合的承諾。當年5月22日，國家發改委暫停調查。這份為期5年的承諾讓InterDigital暫緩了對中國廠商的攻勢。不過，2019年8月，這份承諾到期不足3個月，InterDigital便迫不及待地在英國和美國對聯想發起訴訟。次年7月，再對小米出手。如今與小米的全球授權合約已經塵埃落定，與聯想的訴訟雖還在進行中，但訴訟整體走向也對InterDigital更有利，不出意外的話，雙方同樣會以和解告終。 與此同時，中國廠商對InterDigital的業績貢獻也在大幅增長。據其財報披露，InterDigital 2019年從中興收取授權金1400多萬美元，2020年雖未披露但授權金數量應沒有太大變動；2020年該公司從華為收取授權金超過3000多萬美元，今年前兩季度華為向其交納的授權金已經超過2000萬美元。2021年InterDigital成功把小米納入客戶之列，第三季度收取專利費4500萬美元。 僅從InterDigital財報中披露的少數大客戶的交費情況來看，近兩年該公司從中國公司獲得的收入已是成倍增長。可以預見，隨著更多中國廠商成為InterDigital的攻擊目標，這一比例還將進一步快速增長。 手機廠商的智慧財產權風險加劇 近幾年來，針對中國手機廠商的全球專利訴訟頻發，以華為、小米、OPPO為代表的手機廠商屢屢遭受海外專利權人的專利攻擊。其中在行業內引起較大關注的包括InterDigital和華為、Unwired Planet和華為、愛立信和小米、諾基亞和OPPO等案件。 集微網分析認為，中國手機廠商的智慧財產權風險在未來預計會越來越嚴峻，原因如下： 首先，最重要的原因是中國手機廠商的國際化程度和市場份額越來越高，且「佔領」的海外市場越來越多，智慧財產權風險是手機廠商在全球化擴張中必須渡過的關卡和解決的問題，這可謂是「甜蜜的煩惱」。 其次，隨著手機通信技術從4G向5G演進，專利權人收取授權金的「胃口」也越來越大，有不止一家手機公司的相關人士向集微網表示，5G標準必要專利的分佈比4G更加分散，這意味著會有更多公司和專利運營公司向手機廠商收取專利費，且要求的費率比4G高的多，5G技術的商用還方興未艾，高昂的專利費已經讓手機廠商「不堪重負」。 最後，還有近兩年來全球疫情的影響，疫情的到來讓一些沒有實體產品的專利運營公司的日子越來越不好過。有外媒分析，新冠疫情對專利營運公司的收費業務造成了一定的負面影響，這也刺激了例如InterDigital的此類公司在訴訟的選擇上越來越激進。 OPPO：尊重智慧財產權但反對過高收費 從OPPO的角度來看，形勢的嚴峻程度可能是空前的。2021年7月起，諾基亞在英國、法國、印度等多個國家和地區對OPPO發起了一場聲勢浩大的專利訴訟。OPPO雖做出了漂亮的應對，不僅做了常規應對還在多個國家和地區用5G基地台專利對諾基亞進行了反訴，但要對抗諾基亞並不輕鬆。諾基亞從2G時代延續至今的專利積累，以及諾基亞以往的「戰績」都足以說明其強大，在OPPO之前，全球範圍內甚至都很少有終端廠商有能力對其反訴。 眼前的強敵尚未解決，InterDigital的攻擊又至。資料顯示，InterDigital主導專利許可和訴訟業務的團隊，不乏曾就職于高通、諾基亞等公司的許可老手，激進強勢且經驗老道，實力不容小覷。如前所述，這家NPE的訴訟史幾乎可以覆蓋全球手機市場格局變遷，依靠以訴訟促談判方式，Interdigital已經把蘋果、三星、華為、小米、LG、中興等廠商都變成了自己的客戶。其在專利訴訟領域的實力也躍然紙上。 面臨嚴峻的智慧財產權風險，OPPO明確提出了自己的智慧財產權主張，其智慧財產權部高級總監馮英曾多次表示：「OPPO尊重智慧財產權並宣導合理收費，宣導以友好協商的方式解決授權人和被授權人之間的爭議，互相尊重專利價值。另一方面，OPPO堅決反對專利過高收費，堅決反對以訴訟脅迫談判和接受過高授權金的施壓行為，宣導建立健康的智慧財產權生態」。 《北美智權報》第301期更多精采文章： 《證據開示專題報導》違反美國聯邦Discovery程序之書面詢問規定時，以視為專利侵權成立為違規之懲戒—Alexsam, Inc. v. IDT Corp.案 美國專利進步性面面觀 ─ MODERNA TX, INC. v. ARBUTUS BIOPHARMA CORPORATION 2022年 USPTO試辦「專利適格暫緩答辯」方案 網路印製平台是否構成商標侵權？美國2021年Ohio State University v. Redbubble案 楊智傑/北美智權報 專欄作家 （本文作者為雲林科技大學科技法律研究所教授） Redbubble網站是一個新興的網路印製平台，其讓獨立藝術家上傳設計的圖像，消費者可以選擇喜歡的圖像，印製在衣服帽子等產品上。Redbubble平台會協助媒合製造公司、運輸公司等，製造好訂購產品並寄送到消費者手上。但當某些獨立藝術家上傳的圖像侵害他人商標時，Redbubble平台可否宣稱自己是被動的平台，不是製造銷售者而不負侵權責任？美國第六巡迴法院2021年的Ohio state university v. Redbubble案認為，要看平台參與交易的程度，認定其是否屬於直接侵權。 當有商家在大型電子市集（例如拍賣網站上）上販售侵害商標的產品，不論國內外均認為，電子市集原則上不負侵害商標責任，因為其只是提供平台，且不可能知道其上商家所銷售的每個商品。這些大型平台大多會採取「通知取下」機制，若商標權人認為其上販售的商品侵害其商標，可通知平台取下，平台若儘速取下，一般而言不會認為平台要負侵權責任。 但是，新的網路平台提供的支援服務越來越多，除了金流服務外，也可以協助寄送服務，甚至含包括訂購商品後的代製服務。此時，網路平台是否還可宣稱自己不負侵害商標之責？美國第六巡迴法院2021年的Ohio state university v. Redbubble案，涉及此種新型網路印製平台的商標侵權責任問題。 Redbubble網站印製平台 本案被告Redbubble是一家全球營運的線上市集網站，超過60萬名藝術家使用該網站的服務，將自己設計好的圖形上傳該網站。消費者則可上該網站，挑選這些設計圖形，選擇要印製到衣服、壁畫或其他配件上。消費者下訂單後，Redbubble網站就會聯絡藝術家，並負責尋找第三方公司，協助製造產品並寄送到消費者手上；而上傳圖形的藝術家可以分到產品利潤。據統計，Redbubble網站每年的銷售營業額超過一億美元。 在這個過程中，Redbubble網站自己不負責設計、製造和寄送服務，所以對這些商品並不擁有所有權。不過，Redbubble網站對所銷售的商品，仍扮演監督和執行的角色。例如，Redbubble會協助行銷列在其網站上的商品，有時候，也會提供說明如何保養「Redbubble服飾」，讓人以為這些商品就是「Redbubble的商品」。最重要的是，其在寄送的包裝上和標籤上，印有Redbubble的logo，且Redbubble會協助處理金流和退貨問題。 某程度來說，Redbubble稱自己是一個平台，獨立藝術家可以透過這個平台，將印有他們作品的產品被製造、銷售。 原告俄亥俄州大曾通知取下 本案的原告是俄亥俄州立大學（Ohio State University）。其主張，某些藝術家在Redbubble網站上傳的圖像，侵害了該大學的商標；某些消費者訂購的產品，使用了這些侵害商標的圖像。俄亥俄州大發現後，寄發了警告信給Redbubble網站。 但Redbubble網站則是回覆俄亥俄州大，要求其明確指出哪些圖案侵害其商標，他們會將其下架。俄亥俄州大再次回覆，信中列出了九張圖，認為侵害了其商標。但Redbubble網站卻回覆，必須提供具體的網址，否則無法辨識哪些圖形，也不肯下架任何圖案。至此，雙方就不再聯繫。2017年12月，俄亥俄州大直接對Redbubble網站提起商標侵權訴訟。 一審判決Redbubble沒有使用商標 提起訴訟後，Redbubble向法院請求即決判決，認為自己只是一個交易的中介者，替買方、賣方、製造商、運送商間仲介交易，自己並沒有「使用」俄亥俄州大的商標。 俄亥俄州南區聯邦地區法院做成即決判決，同意Redbubble的主張，認為其沒有使用系爭商標。法院認為，Redbubble在製造、銷售系爭產品的參與程度很低，接近Amazon網站或其他拍賣網站，而非設計、製造、銷售自己擁有的產品，所以沒有直接侵權責任。 俄亥俄州大不服，向第六巡迴上訴法院提起上訴。第六巡迴法院於2021年2月作出判決，推翻一審判決。 聯邦商標法之商業上使用 本案在美國商標法的關鍵在於，Redbubble網站的角色，是否構成聯邦商標法第1114條(1)的「商標使用」。 美國商標法第1114條(1)規定：「(1)任何人未經註冊人同意—— (a) 將註冊商標的任何復製品、偽造品、複製品或有色模仿品，在「商業上使用」（use in commerce）於該商標註冊之或相關的商品或服務，為銷售、提供銷售、分銷或廣告，該使用可能會導致混淆、錯誤或欺騙；或者 (b) 複製、偽造、複製或以彩色方式模仿註冊商標，並將此類複製、偽造、複製或彩色模仿應用標籤、標誌、印刷品、包裝、包裝材料、容器或廣告，意圖在「商業上使用」（use in commerce）於該商標註冊之或相關的商品或服務，為銷售、要約銷售、分銷或廣告，該使用可能會導致混淆、錯誤或欺騙。」 俄亥俄州大主張，Redbubble網站構成直接侵權，因為其經營線上市集之行為，符合了法條上所謂的「商業上使用」。 是否構成代位侵權責任 除了直接侵權，Redbubble網站也可能構成「代位侵權責任」（vicarious liability）。第六巡迴法院過去承認，如果被告和真正侵權人具有真正或表面的合作關係 ，且有權在交易上約束另一方，或對侵權產品行使共有權或控制侵權產品，被告就可能構成代位侵權。 不過，由於俄亥俄州大在一審申請即決判決時，沒有提出代位責任的主張，在上訴時才提出，第六巡迴法院認為，在上訴時不可提出新主張，因而不討論Redbubble網站是否有代位侵權責任。 類似eBay和Amazon等被動平台？ 回到直接侵權。俄亥俄州大認為，Redbubble網站在其網站上行銷和銷售侵害商標的產品，構成了商業上使用其商標，而構成直接侵權。 Redbubble則主張，在解釋聯邦商標法時，應該限縮解釋，必須限於製造者、銷售者，以及那些「在銷售展示或其他廣告素材中使用商標」者，才會有商標侵害責任。亦即，其認為只有直接製造者、積極銷售者，才會有直接侵權責任。Redbubble主張自己只是促成銷售，和Amazon網站一樣，沒有生產、處理商品，所以不構成直接侵權。 美國2010年第二巡迴法院在Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.案曾判決，eBay和Amazon此種線上市集，只是促成獨立商店的銷售，一般而言可以豁免於商標侵權責任。相對地，如果是一般的實體商店，銷售侵害商標品就會有侵權責任。那麼，本案的Redbubble主張到底比較接近哪一端？ 第六巡迴法院認為需視參與程度而定 第六巡迴法院認為，重點在於，到底在何種情況下，當事人可以主張自己只是「被動促進者」（passive facilitator），而免於侵權責任？ Redbubble網站和eBay/Amazon網站不同之處在於，Redbubble會指示其他人製造、展示侵害商標之產品，且使用Redbubble的標籤，並說明如何維護「Redbubble的商品」。相對地，Amazon網站並沒有提供銷售製造「Amazon的產品」。 第六巡迴法院認為，關鍵在於是否表示自己在銷售，還是只是促進他人銷售的「促進者」（facilitator）。例如eBay和Amazon網站在銷售時，都表示是在替其他零售商銷售產品；但本案的Redbubble網站在銷售時，商品根本還不存在，是消費者下訂單後才開始製造，且是以Redbubble的包裝、Redbubble的標籤寄送商品，因而不能認為Redbubble只是被動的促進交易者。 雖然Redbubble是使用第三方公司製造商品，但是Redbubble對製造、品質控制和運送服務的參與和控制程度，在評估其是否為直接侵權上很重要。 不過，由於本案一審時採用即決判決，沒有進入事實調查，故這些問題需要發回給一審法院進行調查後認定。例如，雖然包裝上和標籤上有Redbubble的商標，但這到底意味著什麼？仍須在事實調查後才能判斷。 《北美智權報》第301期更多精采文章： 【2022年市場展望】三大科技巨頭加持，引爆2022年元宇宙商機 台灣產業申請商標趨勢與《2021世界智財權指標》之比較分析 《IP小辭典》專利權效力 淺談寵物產品的設計專利保護和侵權訴訟（二） 葉雪美╱北美智權報　專欄作家 由於動物和寵物相關產品的興起，寵物人性化的趨勢，寵物產業也是一片榮景。研究公司歐睿國際（Euromonitor International）指出，過去十年，寵物照料市場成長超過66%，有著顯著影響。投入寵物產品業界的人才越來越多，無論是寵物美容、訓練、有機零食的栽種、線上銷售寵物配件或其他商品，寵物產業永遠歡迎既新穎又有創意的好點子。 對於寵物產品行業而言，設計專利的保護比以往更受歡迎。這些年，美國陸續有專利權人提出寵物產品的設計專利侵權訴訟，我們回顧一下這些寵物產品的侵權訴訟，再檢視2020-2021年間，USPTO核發的各種不同類別的動物產品設計專利，看看寵物產品的各種創意。希望發明人和企業在開發產品時能先檢索設計專利，一方面檢視新開發的產品是否會侵害別人的設計專利，另一方面，也考慮他們的產品是否也要尋求設計專利的保護。 ※本文為淺談寵物產品的設計專利保護和侵權訴訟（一）之第二部分 寵物產品的LOC國際分類及美國的設計分類 寵物產業包含多種針對寶貝寵物們提供的產品和服務，例如：寵物碗和餵食裝置、寵物玩具、寵物食品、訓練用品、寵物床、外出籠、健康保健等品項。LOC國際分類的第30類是有關動物的管理與馴養設備的產品，30-01次分類是動物服裝，30-02是圈、籠、窩及類似居所，30-03是餵食器及餵水器，30-04是馬具，30-05是鞭子合刺棒，30-06是動物用床、嵌套及家具，30-07是棲木和其他籠子配件，30-08是烙印器、印記和腳鐐30-09是拴柱，30-10動物相關物品，30-11是清除動物糞便的垃圾箱和設備，30-12是動物玩具，30-99是其他。 不過，美國設計專利第30類的次分類與LOC國際分類的次分類略有差異，予以整理後羅列如下，方便國內廠商和代理人檢索相關專利：30/101是水族館、魚缸或支架，30/108是庇護所、床、圍欄或其他圍欄，30/121是餵食器或飲水器、30/134是馬具、30/144是車身附加保護器或限制器、30/145是動物服裝、30/155是識別標籤或品牌設備、30/158是美容或動物清潔工具、30/160是練習器或玩具、30/161是垃圾收集器（D30/161是鏟式或耙式）、30/199是其他未歸類的。2011年至2021年USPTO總共核准3326件有關動物寵物相關產品的設計專利，申請量及核准量逐年增加（如表1及表2），其中Petsmart Home Office公司申請且獲准設計專利最多（如表3）。以下分別介紹一些不同類別的寵物產品的設計專利： 表1：2011-2021年核准第30類設計專利數量的圓餅圖 表2：2011-2021年USPTO核准第30類設計專利的數量 表3：2011-2021年間申請第30類設計專利的前10大申請人 寵物玩具（D30/160） 2020-2021年11月30日間，USPTO核准的有關寵物玩具的設計專利有889件。大多數有寵物貓或狗的家庭在某處都有咀嚼物或寵物玩具。玩具通常作為禮物贈送，多年來，許多寵物積累了相當多的玩具。如下面的例子所示，寵物玩具的外觀設計專利非常受歡迎。例如，2021年5月18日核准的D919,900專利（如圖5左側所示）是一種圓柱形的動物玩具的裝飾設計。D919,901專利的狗玩具是一種類似環狀培果麵包狀表面有突起的圓形、三角形小凸粒之修飾的玩具（如圖5右側所示）。 D932,114專利的狗玩具是一種類似環狀培果麵包狀表面有突起的圓形、三角形小凸粒之修飾的玩具（如圖5右側所示），2021年9月28日公告的D930,287專利是一種由兩個Y字形牛骨頭造形錯開對街構成的骨頭玩具（如圖6左側所示），其表面有若干平行排列細長條形的長短凹槽之修飾，2021年4月20日公告的USD917,112專利是一款類似於炸玉米餅的玩具（如圖6左側所示）。該玩具是圓形對折的半圓形玉米餅的形狀，中央略為凹陷的區域表面有四個矩形插槽，對應於玉米餅外殼側面進邊緣處的有「EASY」、「HARD」和「MEDIUM」字樣圖形，外殼表面中央處一側有「Bigstar」、另一側有「TACO!」之字樣圖形之修飾。 圖5：寵物玩具的設計專利 圖6：食物形狀的動物玩具之設計專利 2021年4月27日公告的D917,800專利是一種圓球形寵物玩具（如圖7右側所示），其特徵是在中央有一環形帶狀銜接一個八邊形區域，該區域內有爪子印記，以及從八邊形上下弧形扁面上各有兩個長橢圓形的凹痕修飾。2021年6月8日公告的USD921,997專利是一種球形玩具（如圖7右側所示），球體似乎是空心的，表面有4個上下貫穿的腔室，可以裝滿寵物食品（例如胡蘿蔔）或零食。 圖7：圓球狀寵物玩具的設計專利 貓抓桿玩具 2021年6月8日公告的USD922,002專利是針對貓抓桿的裝飾設計（如圖8左側所示），該專利包括一個矩形底座，底座上有一根垂直的桿子，桿子上有一根繩子綁著一個小毛線球，供貓玩耍。底座距離桿子較遠的角落，配置一隻突出站立的玩具魚。2020年4月14日公告的USD881,483專利是貓抓桿玩具（如圖8右側所示），一個半橢圓形匣狀的本體，較寬端配置一雙較大的輪子，本體後端中央處配置一突出的ㄈ形匣口，匣口處延伸出一細長桿體，桿體外端設有羽毛毽子，本體近圓弧形端上下表面設置有兩個小輪子，前端中央有一方圓形區域之分割配置，該區域向上下延伸出一瓶頸處及兩側斜出的一水平切口。 圖8：貓抓桿玩具之設計專利 【本文未完，完整內容請見《北美智權報》301期：淺談寵物產品的設計專利保護和侵權訴訟（二）】 《北美智權報》第301期更多精采文章： 【2022年市場展望】競爭加劇！面板市場進入價格修正期 2022年 USPTO試辦「專利適格暫緩答辯」方案 台灣產業申請商標趨勢與《2021世界智財權指標》之比較分析 Unitary Patent怎麼向EPO申請？什麼是歐洲專利Opt-out？ 黃蘭閔/北美智權　智權法規研究組 歐盟統合專利法院（Unified Patent Court；UPC）、歐盟單一專利（Unitary Patent；UP）很有機會在2022或2023年啟用，UP怎麼申請？什麼是Opt-out不以UPC作管轄法院？現在該為UP和UPC做些什麼準備？ EPO官網發布新聞稿，奧地利國會已於2021年12月2日批准歐盟統合專利法院協議臨時適用議定書（Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application；PPA），待奧地利完成批准文件交存程序，就將啟動臨時適用階段，推進歐盟統合專利法院（Unified Patent Court；UPC）所需各項準備工作，以讓UPC及歐盟單一專利（Unitary Patent；UP）未來能順利運作。進入臨時適用階段後，若一切順利，一般預期德國也會將該國UPCA相關批准文件提請交存，然後再過3-4個月，UPC、UP就將開始啟用。 UP怎麼申請？ 申請到授權大致和一般歐洲專利（European Patent；EP）申請案一樣，需向EPO申請，並經EPO實審授權，也同樣有在EPO訴願、異議等程序。待EPO核准後，若確定想由傳統EP轉為UP，需在European Patent Bulletin授權公告日起1個月內提出請求書（Request for Unitary Effect），無額外規費，但在過渡期未結束前，並需附具說明書規定譯文，若EPO申請期間使用英文，譯文可為任一其他歐盟成員國官方語文。 待EPO收到請求書、說明書規定譯本，確認滿足各項要件後，即於Register for Unitary Patent Protection登錄並通知請求人登錄日期，UP自登錄日起，即可取得該日已簽署並批准UPCA的全部歐盟成員國發明專利保護，效果類似在歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office；EUIPO）登錄的RCD設計專利。 在EPO公告授權後，應向EPO繳納UP年費，金額相當於EP案前四大指定國年費總額。第一次向EPO繳UP年費，在EPO通知登錄日起至少有3個月的繳費期間，不過基本UP年費繳費原則，仍是以申請日週年日所在該月月底為繳費期限日。逾期未繳UP年費，也有6個月的寬限期可加繳滯納金補救。若向EPO請求登錄開放授權聲明（Statement on a License of Right），UP年費可減繳15%。 UP作為單一機構管理的多國發明專利保護，只繳單一一筆年費，無效、侵權等訴訟統一歸UPC管轄，視個別案件情況，相對EP案進入較多國別或直接在較多歐洲國家申請專利，UP可能有利控制翻譯及年費成本。然而，UP轉手（非授權）需包裹轉讓全部有發明保護的歐盟國家相關權利，無法分割處分，年費也只有繳與不繳的選項，無法拋棄部分國別發明專利保護以降低年費支出，且第三方可直接利用EPO異議程序、UPC無效訴訟一次撤銷UP在所有UPCA歐盟批准國的發明專利保護，風險也不可謂不大。 什麼是歐洲專利Opt-out？ UPC專責處理歐盟專利無效、侵權相關訴訟事務，有一審及二審。其管轄國別，僅限批准UPCA的歐盟國專利，因此以下所提，並不包括EP進入非歐盟成員國（例：瑞士、土耳其、挪威等）或非UPCA簽約或批准國（例：西班牙、波蘭及已撤回批准的英國）後，在當地取得的發明專利；而UPC雖負責專利的侵權及無效相關訴訟，但涉及授權、所有權之類的契約爭議案件，不在UPC管轄範圍，需回歸各國國內法院體系處理；至於其管轄案件，凡EPO授權後請求並經EPO准予轉作UP登錄者，皆只能以UPC作其無效、侵權訴訟管轄法院，而以EP傳統進入指定國方式在UPCA批准國取得的專利，只要申請人或專利所有權人未依規定提Opt-out，可由UPC統一處理相關訴訟。 關於前述最後一點所說EP案Opt-out，即相關專利無效侵權訴訟不以UPC為管轄法院，其Opt-out聲明提交期限，取以下兩個事件先發生時點前：一，過渡期結束日倒推一個月之日；或二，第三人於UPC提出相關訴訟案件之日。不過實際上，UPC正式運轉前，會先導入臨時適用期（Provisional Application Period），有意Opt-out的EP專利所有權人、EP申請案申請人，可在這段期間先提Opt-out請求，一般預期2022年年初到年中就會進入此一臨時適用期，此時所提Opt-out請求，會在UPC正式啟用之日生效。 Opt-out的概念略顯複雜，簡單說，過渡期結束後，未Opt-out的EP案，其進入指定國後取得的發明專利相關侵權無效訴訟，與UP案一樣，統一由UPC處理。但在過渡期期間，EP案以傳統進入指定國程序取得的發明專利，其相關侵權無效訴訟可在UPC或各國國內法院體系擇一地處理，惟需注意以下例外：在第三人於UPC提出相關訴訟案件前，EP案可依規定Opt-out，則該EP進入指定國後取得的各國發明專利相關侵權無效訴訟，僅可在各國國內法院體系處理，Opt-out後，有一次Opt-in的機會，可改以UPC為相關訴訟管轄法院，但一旦Opt-in，即不可再Opt-out；反之，在第三人於UPCA個別成員國國內法院提出相關訴訟案件前，EP所有權人可依規定Opt-in，限定以UPC為相關訴訟的管轄法院。 另應注意，無論Opt-out或Opt-in，需是全部同進同出的決定。EP進入指定國後取得的全部UPCA批准國發明專利需同步Opt-out或Opt-in，不可分拆成部分國別專利Opt-out、部分國別專利保留Opt-in。若有複數所有權人或申請人，需有宣誓書聲明Opt-out係經全部實際所有權人或申請人（不含被授權人）同意，若宣誓書證明陳述不實或有錯誤，所提Opt-out無效。 現在該做什麼準備？ 大抵而言，由UPC專責處理歐盟專利無效侵權訴訟，可能有助統一相關法律見解，讓歐盟專利訴訟結果更具可預測性，增加合意和解機會，進而壓低訴訟支出花費，因此當UPC終於接近最後一哩路，許多人都抱持樂觀其成的態度。只不過，面對這樣一個從無到有的新法院誕生，在缺乏既有判例、數據可參考的情況下，也有很多EP申請人及專利所有權人傾向先行觀望。而若想先行觀望，現在其實就應啟動EP專利組合評估作業。 比方著手分析自家專利組合是否有哪幾件EP案價值較高、被攻擊的機率較大？如果確有風險，是否應搶先在臨時適用期遞交Opt-out請求，以免UPC開張第一天就被第三方在UPC興訟攻擊？ 又譬如Opt-out聲明需由EP案實際所有權人提交，目前登錄的EP案所有權人資料是否需更正？若有複數所有權人，是否全部的共同所有權人皆已達成Opt-out共識？再假設EP案簽有授權協議，或已用作融資擔保品，被授權人、放款人會否有意見？ 諸如此類的前置作業，勢必需投入時間研究協商，建議及早進行，以俾必要時能搶在第一時間送件。事實上，既然不少EP申請人及專利所有權人不想當UPC訴訟的白老鼠，臨時適用期開放遞交Opt-out請求後，預料歐洲各大事務所可能就會迎來第一波Opt-out送件高峰，為避免期限日前急件塞車，建議提早作好評估協商，以便能及時給歐洲專利代理人明確的送件指示。 《北美智權報》第301期更多精采文章： 台灣產業申請商標趨勢與《2021世界智財權指標》之比較分析 【2022年市場展望】競爭加劇！面板市場進入價格修正期 2022年 USPTO試辦「專利適格暫緩答辯」方案 •如何善用募資平台創造排隊成效？ 除了現金流及產銷面的考量外，透過募資期間進行數位行銷操作，行銷人員也可以蒐集產品銷售頁面、廣告等素材內容優化方向。募資成功也帶來品牌光環，例如：商品文案加上「募資熱銷多少件」或「募資創下多少銷售金額」就能於未來數位行銷推廣上產生排隊效應，讓行銷推廣更有力。 •台灣蕨的前世今生 全世界的蕨類植物可分成39科，台灣就有34科。面積區區3萬6,000平方公里的台灣，已登錄的種類就多達650多種，以單位面積的比例來計算，稱台灣為「蕨類王國」自是當仁不讓。何以蕞爾小島上蕨類花樣如此多元豐富，讓人「蕨」得好奇，且聽郭城孟說「蕨」吧！

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