美國最高法院為商標侵權境外效力劃界線

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2023/08/03 第507期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份 | 北美智權網站

	專利評析	癲癇症藥物化學構造的顯而易見性：Pfizer Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.(Fed. Cir. 2014)

	法規訴訟	USPTO試行以Email寄發年費欠繳相關官函

	深入報導	駭客攻擊再翻新：企業不可不知的資安攻擊手法

	研發創新	2035年全球電動車比重將達九成，美墨成為熱門投資地點

	智財管理	美國最高法院為商標侵權境外效力劃界線：2023年Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int'l, Inc.案

癲癇症藥物化學構造的顯而易見性：Pfizer Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.(Fed. Cir. 2014)

郭廷濠╱專利師

醫藥是許多人日常所必須使用到的，例如：有著癲癇症的患者，都需要定時服用治療藥物，但是較少有人會想知道自己使用醫藥的成分為何，更不用說進一步了解其中的化學構造。然而，醫藥的化學構造是病症療效的來源，也多半是專利權所層層保護的部分，而且更是醫藥專利侵權訴訟中常被侵害的熱點之一。由此可知，醫藥化學構造有一定程度的重要性。

其中，癲癇症藥物的化學構造更鮮有人探討，因此，本文藉由癲癇症藥物化學構造的顯而易見性：Pfizer Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (Fed. Cir. 2014).案件[1]來探討癲癇症藥物化學構造的顯而易見性。

本案背景

本案被告梯瓦 (Teva) 學名藥廠因為向食品藥物管理局 (FDA) 提出了Lyrica�� (成分為普瑞巴林，pregabalin) 的學名藥許可之簡易新藥上市程序 (ANDA) ，原告輝瑞 (Pfizer, Inc.) 藥廠於是向美國德拉瓦州 (the District of Delaware) 的地方法院提出專利侵權訴訟，主張被告梯瓦學名藥廠侵害了系爭專利的申請專利範圍，梯瓦學名藥廠則主張原告輝瑞藥廠的專利藥物構造為顯而易見，地方法院經過判決後認定系爭專利藥物構造不因顯而易見而無效。被告梯瓦學名藥廠不服地方法院的判決，所以提出上訴。

癲癇症與其治療藥物

癲癇症 (epilepsy) ，是指由某些疾病或病變造成腦細胞異常性、陣發性的放電，使患者產生各種症狀與腦波變化。臨床上呈現之症狀稱為「發作 (seizure) 」，多次的發作則稱為「癲癇症」[2]。目前癲癇症的藥物主要是以γ-氨基丁酸 (γ-aminobutyric acid，GABA，圖1) 類或離子通道阻斷劑為主，前者例如：加巴噴丁 (gabapentin) 與普瑞巴林，後者則例如：拉科醯胺 (lacosamide)、苯妥英 (phenytoin) 與卡馬西平 (carbamazepine) 等[3]。

A型γ-胺基丁酸受體 (gamma aminobutyric acid A receptor，GABAA receptor，圖2) 為一種氯離子(chloride ion) 通道型的受體，其由五部分所組成，分別為兩個α1、兩個β2及一個γ2。於A型γ-胺基丁酸受體上有γ-胺基丁酸受體的結合位置 (GABA site)，γ-氨基丁酸類藥物可藉由直接結合該位置或間接使γ-胺基丁酸結合至該位置，此時氯離子通道得以開啟，氯離子的流動因而增加，造成中樞系統的過極化，產生中樞系統的抑制作用，藉此達到臨床上抗癲癇的治療效果[4]。

本案系爭專利與主要化學構造

本案系爭專利有二件，為美國專利第6,197, 819號（'819專利）與美國再領證專利第41,920號 (RE'920專利) [5]，'819專利之申請專利範圍總共有4項，RE'920專利之申請專利範圍總共有25項，其中，'819專利中之申請專利範圍第1項與第2項最具代表性，一併列出如下：

1. A compound of the formula S – (+) – 4 – amino – 3 – ( 2 – methylpropyl ) butanoic acid as a single optical isomer.

2. 4 – amino – 3 – ( 2 – methylpropyl ) butanoic acid , or a pharmaceutically acceptable salt thereof.

'819專利之申請專利範圍第1項所指之S – (+) – 4 – amino – 3 – ( 2 – methylpropyl ) butanoic acid構造是3-異丁基γ-胺基丁酸 (3-isobutyl GABA) 且只限制於光學異構物中的S組態，此S組態構造又稱為普瑞巴林 (圖3) ，相關商品為Lyrica��，2004年於美國由FDA核准上市。'819專利之申請專利範圍第2項構造的3-異丁基γ-胺基丁酸則並未限制其構造為何種組態，因此，申請專利範圍第2項的權利範圍大於第1項......

【本文未完，完整內容請見《北美智權報》337期：癲癇症藥物化學構造的顯而易見性：Pfizer Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.(Fed. Cir. 2014)】

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USPTO試行以Email寄發年費欠繳相關官函

黃蘭閔/北美智權　智權法規研究組

美國專利商標局 (USPTO) 公告新試辦計畫，獲准參加的美國授權專利所有權人，若有到期年費未於官方期限日前繳交、未於寬限期內補救，將可收到USPTO Email寄發的提醒函、通知函。

USPTO 2023年5月30日於該局《專利公報》（Official Gazette for Patents）發布新試辦計畫[1]，獲准參加的美國授權專利所有權人，可收到USPTO Email寄發的年費未繳納提醒函（Maintenance Fee Reminder）、及未繳年費致專利權屆期消滅通知函（Notices of Patent Expiration）。

需注意的是，USPTO依法並無義務通知專利所有權人年費即將到期。確認已依規定繳交年費、避免專利權因未繳年費屆期消滅，實際上是美國專利所有權人自己應盡的責任。不論是紙本或電子形式的提醒函、通知函，即使官函內容記載有誤、文件寄送出錯、未製發或太晚製發官函，未依法於官方期限內繳交年費或補救者，都不能以此為由獲得寬免，相關美國專利權仍會因為專利所有權人未繳年費依法屆期消滅。

試行辦法與既有作法的不同

美國發明專利授權後，想完整享有20年的專利權保護，需繳完三期年費（Maintenance Fee）。任一期年費未於規定的半年期間繳納，USPTO就會寄發年費未繳納提醒函，若後續半年的寬限期內也未加以補救，USPTO會再寄發專利權屆期消滅通知函。

先前USPTO只提供紙本的提醒函、通知函寄發服務。專利授權後，若專利所有權人曾依37 CFR 1.363指定一Customer Number作其年費地址（fee address for maintenance fee purposes）[2]，這些官函紙本會寄到該Customer Number登錄的實體地址。若專利所有權人未曾指定年費地址，這些官函紙本會寄到案件原登錄的通訊地址（correspondence address of record）。

若獲准參加本項辦法，USPTO會把這類官函以附件形式寄Email到年費地址登記的Email信箱，內容和紙本提醒函、通知函完全相同，但只以Email寄送，不會另有紙本提醒函、通知函寄發。若Customer Number登記有複數個Email地址，全部登記的Email信箱都會收到通知。

試行辦法申請及實施要點

這項試行辦法已於2023年5月30日USPTO公告之日生效，預定試辦至少6個月。視其成效，USPTO也可能提前結束試辦、變更試行辦法。

若專利所有權人有意參加本項辦法，首先需確認已取得USPTO核發的Customer Number，而Customer Number有綁定的Email地址，且已依規定指定該Customer Number作其美國授權專利的年費地址。然後再依指定格式寫Email寄到USPTO收件窗口申請參加（Opt-in）：

(1) Email寄到RADHelpdesk@uspto.gov；

(2) 主旨欄填「MF Notices Email Pilot Program」；

(3) 內容寫明姓名、電話號碼、Customer Number，並以S-Signature電子簽名。若年費地址為法人（例：年費公司）所有，內容並需寫明組織名稱、代表申請的管理人員（officer）職稱，及該代表管理人員獲授權可代表申請的聲明文字；且

(4) 寄件人部分，假使年費地址收件人是個人，須由該員寄送申請Email；若年費地址為法人所有，則應由前述代表申請的管理人員寄發申請Email。

USPTO收件後會先確認是否符合各項規定，無問題即會回覆確認准予參加，之後相關提醒函、通知函全數轉為Email寄發。要是年費地址為法人所有，USPTO有可能再函請該法人確認代表申請者是否真有權限作此決定。

【本文未完，完整內容請見《北美智權報》337期：USPTO試行以Email寄發年費欠繳相關官函】

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備註：

1.New Opt-In Pilot Program for Receipt of Maintenance Fee Reminder and Expiration Notices by Email，請見https://patentsgazette.uspto.gov/week22/OG/TOC.htm#ref11。

2.專利授權後，只能指定Customer Number作其專利的年費地址，Customer Number需向USPTO申請，有一定的資格限制。取得USPTO核發的Customer Number後，即使可利用USPTO制式表格PTO/SB/47或PTO/AIA/47指定年費地址。

駭客攻擊再翻新：企業不可不知的資安攻擊手法

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

根據趨勢科技發布的《2022年度資安總評報告》，去年是駭客為了提振獲利而「奮力一搏」的一年，資安威脅整體偵測數量大幅增加55%，駭客無差別地攻擊所有產業的消費者和企業機構，造成已攔截的惡意程式檔案數量暴增242%。疫情期間開啟了居家辦公的新工作模式，卻讓駭客得以利用遠端服務突破企業防線，並透過後門程式攻擊網站伺服器平台的漏洞。法務部調查局調查官李宥萱以三項駭客入侵的真實案例，呼籲企業破解駭客手法、小心系統疏漏所帶來的資安風險。

反覆發生的網頁內容置換

回顧2022年8月初時，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵台進行訪問，當時不僅總統府、外交部、國防部的網站都被駭客癱瘓，就連超商、台鐵火車站等處的電視牆也遭受攻擊，高雄市環保局網站甚至出現掛滿五星旗的畫面，行政院雖事先已啟動警戒專案，但網路攻擊總流量超過1.5萬，超出過去單日最高攻擊量的23倍！

李宥萱表示，反覆發生的網頁內容置換顯示伺服器已存在漏洞，對受害單位將會造成多項資安衝擊，包括篡奪帳號權限，進行異常新增或刪除帳號、清除紀錄或重設密碼。

經調查局調查，在受害單位網頁內容遭到置換之前一個月，網路伺服器就一直陸續受到惡意程式攻擊，或是開啟遠端桌面服務，並置入各種工具程式到伺服器當中，作為攻擊跳板的籌備活動。李宥萱強調，駭客置換網頁內容，除了表面上可以看到惡意嘲弄的字眼，更要注意的是駭客已有能力將惡意程式和虛假資訊置入電腦中，可能讓使用者受到誤導，甚至有資料外洩的風險。

針對反覆發生的網頁內容置換，李宥萱建議各單位應建立資安事件應變處置及通報機制，設置自動偵測檔案異動的工具，若發現網頁內容遭到駭客置換，應立刻下架保全證據，避免駭客利用既有的漏洞繼續攻擊，並上傳維修中的靜態畫面，待修復之後再恢復原本的網頁畫面，重新上架後應持續觀察是否仍有攻擊情況發生。

李宥萱也提醒，避免將機敏資料暴露於開放網路環境中，應該定期盤點電腦中機敏資料存放的方式與位置，並適當予以加密保護，使用者和管理人員也應該隨時注意，電腦中是否出現陌生的帳號和不明的檔案。最重要的是，於系統開發初期就應納入資安考量，駭客入侵後進行補救只是亡羊補牢而已。

連鎖淪陷的遠端登入跳板

第二種常見的資安攻擊是連鎖淪陷的遠端登入跳板，亦即透過多階層的跳板進行網路攻擊，讓駭客得以混淆蹤跡，尤其在2021~2022年全台居家辦公時期時有所聞。

某單位使用者察覺遠端連線網速變得很慢，經查後發現一小時內有高達數十萬次的遠端連線數，立即封閉遠端連線服務並報案，調查局調查發現，該單位的遠端連線網路成為駭客連鎖攻擊的跳板之一。李宥萱指出，淪為攻擊跳板的單位，不分產業、不分規模和設備功能用途，都可能成為駭客攻擊的跳板，共同點是當時處於居家辦公時期，長時間開啟遠端連線服務，長期開機又未變更密碼，由於遠端連線服務只使用帳號密碼進行驗證，駭客很容易透過暴力猜測攻擊，先取得使用者權限再取得管理者權限，甚至在網路上就可以找到入侵遠端連線服務的教學影片。

由於駭客工具日漸容易取得，降低大規模駭客攻擊的門檻，任何連網設備都有可能成為被攻擊的對象，建議應對遠端連線來源端加以限制、關閉非必要的服務，並確保防火牆正確配置、強化密碼強度或啟用多因素驗證。

自己動起來的網路印表機

隨著數位化進步，連網印表機讓使用者可透過網路進行設定和資料存取，同時也提供了駭客攻擊的機會，只要利用系統漏洞或是強度不夠的密碼，就能從遠端操控印表機做為跳板，再攻擊內部電腦造成危害。

今年4月美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州與總統蔡英文會面時，台灣就曾發生駭客攻擊網路印表機，並印出大量統戰文宣的資安事件。李宥萱指出，駭客常常選在選舉期間、重大政策推行、重要政治人士行程、社會重大事件等關鍵時刻進行大規模攻擊，並在連續假期或半夜發動，利用網路印表機設定極大量的列印工作，讓受害單位難以即時發現，目的是造成社會大眾的恐慌心理和輿論譁然，讓境外的駭客以低成本達到大規模的示威效果。

由於現在大部分網路印表機都具備遠端列印功能，輸入管理者帳號密碼後就能上傳欲列印的檔案，駭客無須高深的技術，只要搜尋公開固定IP位置的印表機，再猜測破解密碼即可執行遠端列印，也有可能是透過系統漏洞，直接繞過驗證機制、獲得管理者權限，除了強化物聯網設備的密碼強度，李宥萱建議還要限制存取來源、監控存取紀錄，平時也要多注意是否有系統的漏洞公告和修補程式，才能有效抵擋駭客攻擊。

李宥萱也提醒，平時就要多觀察網路流量是否異常、觀察電腦內部是否出現不明的帳號或檔案增減，才能有效強化資安保障。若無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，可能觸犯刑法的妨害電腦使用罪，將可處五年以下有期徒刑或併科60萬元以下罰金。

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資料來源：

1.2023/7/17，經濟部中小企業處《新創營業秘密與資安保障策略》，李宥萱簡報。

2.2023/3/16，趨勢科技：2022年網路威脅偵測數量 1,460 億創歷史新高。

2035年全球電動車比重將達九成，美墨成為熱門投資地點

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

電動車浪潮興起，預計2035年全球電動車比重將達九成。目前全球電動車主要產業鏈掌握在中國手中，美國近期透過《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act；IRA）祭出電動車租稅新規，吸引電動車產業鏈前往美國投資、企圖加速美國電動化升級腳步。另一方面，墨西哥受惠於地緣政治與美墨加貿易協定，在特斯拉（Tesla）的號召帶動下，電動車供應鏈業者看中墨西哥發展潛力，考量赴墨西哥設廠。

2035年電動車比重將達九成

全球電動車（xEV）市場近年維持高速成長，正在逐步取代傳統的內燃機汽車（ICE）。資誠科技產業研究中心預估，2022年全球電動車款，包含混和電動汽車（HEV）、插電式混和動力汽車（PHEV）、電池動力汽車（BEV）等電動車種，整體市場合計達到1,845萬輛，占全球汽車市場比重22.8%。全球主要車廠陸續在2040年以前終止生產燃油車，預計2035年電動車比重將達九成。由於感測器、演算法等技術趨於成熟，Level 1/2、Level 3自動駕駛解決方案由豪華車市場快速向中低階汽車市場滲透，2021年電動車滲透率於已達48%，隨著Level 3以上系統滲透率持續擴大，預計2035年自動駕駛系統滲透率將達70%。

美國電動車產業成長潛力大

回顧2022年電動車銷售量，由於中國長達13年的新能源汽車補助於今年退場所產生的提前購車潮，2022年中國電動車銷量達618萬輛、較2021年成長82%；而2022年美國電動車銷量則有99.4萬輛。資誠科技產業研究中心主任鄭雯隆觀察，美國為全球第二大汽車市場暨生產基地，2022年汽車市場規模達到1,365萬輛、汽車年產量為976萬，而全球電動車市場近年高速成長，美國同時也是全球第二大單一國家電動車市場，只不過電動車市場滲透率卻相較中國大陸與歐洲低，顯示美國存在更大的電動車市場成長空間，和更快的成長潛力。

從整體銷售量觀察，美國電動車市場正加速朝BEV轉型發展，從2020年占美國電動車市場銷售量32%，提高到2022年的42%。其中Tesla仍為最主要的品牌，市占率仍高達30.3%，其次則是Toyota（29.4%）、Hyundai-Kia（10.6%）、Ford（9.7%）、Honda（5.6%）。前五大車廠中除Hyundai-Kia之外，其他車廠均以HEV車型為主，傳統車廠在電動化的轉型速度緩慢，EV化比重普遍不及10%，造車新勢力則處於萌芽期。

IRA引導企業赴美投資電動車

為達成2030年溫室氣體排放量較2005年降低40%的目標，美國總統拜登在2022年8月簽署《降低通膨法案》，該法案將在未來十年內將提撥3,690億美元投入能源安全與氣候變遷，並提供消費者購買電動車稅收抵免等激勵措施，以加速美國淨零碳排腳步。由於IRA對於電動車補助加設了電池材料與製造所在地的限制，促使電動車廠和相關零組件廠商前往美國擴產、就近供應市場需求，電池廠也與車廠合資設立電池組裝廠，在美國重建非中系的礦產、材料供應鏈，都成為加速美國電動化升級轉型的關鍵因素。

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美國最高法院為商標侵權境外效力劃界線：2023年Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int'l, Inc.案

楊智傑/雲科大科法所教授

美國最高法院1952年曾判決，在某些情況下，美國商標法可以管到境外的侵權行為。此後，下級法院分別發展出不同標準。2021年美國第十巡迴法院判決，被告在歐洲的商標侵權須賠償美國原告約9600萬美元[1]。被告上訴後，2023年6月29日，美國最高法院對作出Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int'l, Inc.案判決，認為下級法院發展出來的標準不妥當，應該以「美國境內商業上的侵權使用」作為判斷基準，決定是否適用美國商標法。

1952年的Steele v. Bulova Watch Co.案

美國最高法院在1952年的Steele v. Bulova Watch Co.案[2]，曾經提出過聯邦商標法的境外效力問題。當時最高法院認為，聯邦商標法確實可以在某些時候，適用於境外行為。該案中，由於被告是美國公民，且其在美國購買了部分侵權零件出口到墨西哥組裝，而其假冒的「Bulovas」手錶又流通回美國；其產品可能會對美國的Bulovas公司的商譽產生影響[3]。因此，最高法院認為，從本案的事實來看，被告的行為可以適用美國聯邦商標法[4]。

在1952年Steele案以來，到底哪些涉及跨境侵權的案件可適用美國商標法，各巡迴法院發展出不同的標準來加以判斷。

第十巡迴法院判決歐洲侵權判賠美國原告9600萬美元

本案的當事人一方為美國公司Hetronic公司，另一方為六家外國公司，合稱Abitron公司。Hetronic在美國奧克拉荷馬西區地區法院提告Abitron，認為其侵害自己的商標，構成混淆誤認。最重要的是，Hetronic請求的賠償金，包含Abitron產品在全球銷售造成的損害。Abitron 則認為，Hetronic請求的範圍，屬於美國境外事務，不在美國商標法適用的範圍。

地區法院駁回Abitron的主張，而陪審團決定判賠Hetronic賠償金，其中9600萬美元歸咎於Abitron在境外使用Hetronic商標造成的損害。地區法院也核發永久禁制令，禁止Abitron在境外使用Hetronic商標。

上訴後，第十巡迴法院限縮禁制令的範圍，但維持賠償的金額，認為美國商標法的效力及於所有Abitron的境外侵權行為[5]。

Abitron上訴到最高法院，最高法院於2003年6月29日作出判決，推翻一、二審判決。Alito大法官撰寫的多數意見認為，美國商標法的損害賠償範圍只及於「國內商業上的侵權使用」（infringing use in commerce is domestic）[6]。

第十巡迴法院判決歐洲侵權判賠美國原告9600萬美元

Alito大法官指出，「無境外效力之推定」是一個長期以來的原則。上述推定有二個步驟。

一、該法規本身是否直接管到境外事項。亦即，美國國會是否明確無誤地指示，該法條應適用在境外行為。如果美國國會提供了此種指示，那麼該法條就有境外效力。

二、如果沒有該指示，則要進入第二步驟。亦即，個案的適用上，是否將境外行為當成是該條文的國內適用（domestic application）。關鍵在於，確認相關條文背後國會關注的「焦點」，且判斷「與該焦點相關的行為是否發生在美國境內」[7]。

Alito大法官強調，並非找到「焦點」就好，之前的判決先例強調，要探究「與該焦點相關的行為是否發生在美國境內」[8]。因此，要證明所請求涉及「條文的國內適用」，原告必須證明，與該條文焦點有關的行為乃發生在美國境內。

美國商標法第1114條(1)(a)或1125條(a)(1)沒有明確指示可適用境外

Alito大法官指出，美國商標法第1114條(1)(a)或1125條(a)(1) ，都只提到禁止可能會造成混淆誤認的「商業上使用」，沒有明確規定境外適用，也沒有任何其他清楚跡象顯示，其屬於可適用於境外的「罕見條款」。

因而，必須進入第二步驟的判斷，亦即，請求賠償是否屬於該條文的「國內適用」？Alito大法官認為，適當的標準應該是關注「與該條文焦點有關行為的地點」（location of the conduct relevant to the focus）。但本案雙方的辯論只關心該條文的「焦點」，而沒討論「與焦點有關的行為」。

系爭條文適用的焦點是「商業上的侵權使用」

Alito大法官強調，一條文「允許的國內適用」應該是關心「該與該焦點有關的行為的地點」。而系爭條文中「與焦點有關的行為」應該是「商業上的侵權使用」。

【本文未完，完整內容請見《北美智權報》337期：美國最高法院為商標侵權境外效力劃界線：2023年Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int'l, Inc.案】

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•「核融合」成發電趨勢！美國研發便宜安全的小核電廠
最近因為有政治人物提議「每縣市設小型核電廠」，很多人又開始了「核能」的討論。什麼是「小型核電廠」？它安全嗎？美國的新創公司 Helion Energy 就是專注在這方面的新創公司，它們認為「核融合」將成為未來能源最重要的來源之一。

•「道別」時英文可以怎麼說？
「道別」是我們生活中無法避免的一部分。無論是在正式場合還是與朋友間，選擇合適的道別用語能夠讓我們的情感表達更加準確和貼切。今天就來學學幾個道別時可以說的英文實用句，讓我們在道別的時刻更加優雅和得體。